小霞讲涉外Part.84
既有美国发明人又有中国发明人该先向哪个国家递交申请啊？
当面对既有美国发明人又有中国发明人，又要同时满足中美两国的法律，该如何操作呢？
1、相应的中国专利法规定
我国的专利法规定<专利法第二十条>，任何单位或个人在中国完成的发明或者实用新型专利要在中国以外的国家或地区申请专利，必须要经过国务院专利行政部门的保密审查程序才可。也就是说只要发明是在中国完成就必须先要在中国提交保密审查(并不是必须要提交申请)。那判断的依据就是完成地，而非发明人的国籍。
那么，在美国也有相似的规定吗？让我们一起来看看吧——
2、相应的美国专利法规定：
(1) 35 U.S.C. 184 Filing of application in foreign country.
Except when authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents a person shall not file or cause or authorize to be filed in any foreign country prior to six months after filing in the United States an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of an invention made in this country. A license shall not be granted with respect to an invention subject to an order issued by the Commissioner of Patents pursuant to section 181 of this title without the concurrence of the head of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued. The license may be granted retroactively where an application has been filed abroad through error and without deceptive intent and the application does not disclose an invention within the scope of section 181 of this title.
既然上面提到181，那么下面我们具体来看看181到底是什么呢？
(2) 35 U.S.C. 181 Secrecy of certain inventions and withholding of patent.
Whenever publication or disclosure by the publication of an application or by the grant of a patent on an invention in which the Government has a property interest might, in the opinion of the head of the interested Government agency, be detrimental to the national security（专利申请的公开会损害国家安全）, the Commissioner of Patents upon being so notified shall order that the invention be kept secret and shall withhold the publication of an application or the grant of a patent therefor under the conditions set forth hereinafter.（则应该进行保密、拒绝公开或授予专利）
从上述法条我们可以得出下面的结论
（1） 在美国完成的发明创造，向美国提出专利申请6个月期满之前，只有获得Commissioner of Patents的License才可以向外国提出专利申请。也就是说，一方面，向美国提出专利申请之后就会自动启动保密审查，另一方面，向美国提出专利申请6个月之后，保密审查自动通过，无需获得License也可以向外国提出专利申请。当然，如果没有向美国提出专利申请，就需要专门提出保密审查。【tips：中国是向外国申请的任何专利，都需要专门提出保密审查，且只有保密审查通过才可以向外国提出专利申请；当然在中国也可以不提出专利申请只提出保密审查请求】
（2）如果Commissioner of Patents已经根据181法条（涉及国家安全的）发布了保密命令，则没有Commissioner of Patents的负责人的同意，不可以发放License；
（3）如果因失误导致没有进行保密审查已经向外国提出专利申请的，除了181的情况，其他的都可以进行保密审查恢复程序。也就是说，不涉及国家安全的专利申请可以后补保密审查，但涉及国家安全的只能承担法律后果。
（动图在附件）图片来源：soogif
2.1 美国官方如何发出License呢？
如果向美国提出专利申请的，根据美国专利管理条例（相当于是专利实施细则）37C.F.R.§5.12，在专利正式递交后的六个月内，官方会发出受理通知书（Filling receipt），其中就包括“国外申请许可（即Granted A License for Foreign Filling）”。在该“国外申请许可”的文件中会说明是否需要进行保密审查，如果不需要，那么收到该通知之后，申请人便可以向美国以外的其他国家和地区申请专利了。国外申请许可如下：
如果没有向美国提出专利申请而直接提出保密审查的，官方会直接发一个License，收到的License如下：
2.2 如果忘了申请保密审查如何恢复？
啊哦~如果有的申请人偶尔犯迷糊，忘了申请保密审查要怎么办呢？别担心，只要不涉及国家安全，还是可以抢救一下的——
根据美国专利管理条例37 C.F.R.§5.25的规定，申请人应请求恢复保密审查，或称恢复外国递交许可（Petition for Retroactive Foreign Filing License）。
请求恢复保密审查需要准备的文件如下：
1）请求书（petition）：说明不是故意遗漏保密审查，同时还需要说明在美国之外的哪些国家递交了申请，以及申请递交的时间。
2）宣誓书（declaration）：详细解释递交申请的经过，以及未做保密审查的原因。一般由递交人和/或者申请人签字，这个要视具体情况而定。
2.3 如果违反保密审查原则，不提交保密审查会有什么后果？
可能会导致后来同一发明在美国得到的专利被无效，或是在后续的美国专利诉讼中处于不利地位。而且，根据美国专利法35 U.S.C.186规定，一旦定罪，还会面临最高USD10,000的罚款或/和最高两年监禁的处罚。
OMG！后果可是相当严重的。所以，各位申请人一定要注意这一点哦~
2.4 向美国申请保密审查需要多少银子？
根据美国专利管理条例37 C.F.R.§1.17(g)的规定，请求外国递交许可的官费，大实体是200美元，小实体是100美元，微实体50美元。
2.5 一般多久收到保密审查通知书呢？
首先，如果向美国提出专利申请的，一般为递交专利申请后的3个工作日-6个月不等，以传真和邮寄的方式通知申请人。
如果没有向美国提出专利申请而直接提出保密审查的，根据小编的从业经验，一般为递交保密审查申请后的3-7个工作日，以传真和邮寄的方式通知申请人。【tips：根据中国《专利法实施细则》第9条关于保密审查时间的规定为：4个月内。但在实际操作中，通常为7天左右。】
（动图在附件）图片来源：soogif
2.6 向美国直接提出保密审查需要哪些资料呢？
这里有的朋友可能要问了：在美国直接提出保密审查需要提交什么资料呢？跟在中国不提出专利申请直接递交保密审查需要提交的文件有何不同吗？
贴心的小编也给大家准备了相关的资料——
首先，在美国直接提出保密审查需要的资料非常简单，只需要递交英文技术交底书和请求书即可。然而根据中国专利审查指南第五部分第五章6.1中规定：向外国申请专利保密审查需要提交的文件为：专利保密审查请求书和技术方案说明书，并符合专利申请的形式要求（即采用中文等）即可。
也就是说，在中国直接提出保密审查，需要撰写完整的说明书，比起只提交交底书还是要复杂的多。说明书的撰写要求与专利申请文件中[说明书]部分的要求相同，包括五个部分…，这里就不赘述啦~
回到最初的问题，根据两国的法条，其实跟发明人的国籍没有关系，而是跟发明的完成地有关，如果部分发明是在美国完成，部分发明是在中国，完成可以考虑以下两种方案(同时满足两国的法律)：
（1）先在美国递交保密审查，然后在中国递交第一份申请；
（2）先在中国递交保密审查，然后在美国递交第一份申请。
第1种方案的时间一般为3个工作日可以拿到保密审查通知书，且只需要递交英文技术交底书和请求书即可。
第2种方案的时间一般为7天左右，但需要撰写完整的说明书。
因此，如果特别着急的情况就选方案1，时限要求不严格的话方案2也是可以的。
根据小编多年的从业经验来看，我们的客户一般都倾向于选择第1种方案进行处理，这样一方面也可以缩短时间，另一方面也能规避未经保密审查带来的风险，毕竟老美在这方面很霸道，你懂得。当然大家可以根据自己的需求进行选择，都是没有问题哒~
（动图在附件）图片来源：soogif
所以，你学废了吗？
如果有问题，可以在留言区一起讨论交流哦~
作者简介：
强珍妮
威世博国内和涉外专利代理人
从业5年，中国申请超1000件
技术领域：机械、软件、通信等。
